특허출원은 내가 한 발명을 특허청에 심사를 받기 위한 신청 정도라고 이해할 수 있습니다. 그렇다면 특허출원이 일단 되고 나면 출원서에 적힌 발명의 내용은 법이 정한 엄격한 요건 안에서만 보정이 가능합니다. 심사를 받으면서 아차 하고 다시 새로운 내용을 임의로 넣을 수 없다는 것입니다.
특허출원, 시작부터 특허등록을 위한 전략이 필요한 이유입니다.
1. 특허출원의 시작_발명이 재탄생 하는 시간
특허출원이란 무엇일까요?
특허출원은 우리가 흔히 말하는 새로운 기술, 발명에 대한 특허등록을 위해 특허청에 심사를 신청하는 행위라고 볼 수 있습니다. 그렇다면 내가 한 발명을 잘 작성해서 특허청에 심사를 신청하면 된다고 생각하는 것이 상식일 것입니다.
그러나, 발명이 특허등록이 된다는 것은 법적으로 말하면 특허권리가 발생하는 것과 같습니다. 단순히 사실행위나 사실을 증명하는 것이 아니라는 것입니다. 특허권리가 발생한다는 것은 발명 즉 기술에 대한 보호범위가 있다는 이야기입니다.
내가 한 발명에 대한 보호범위는 객관적으로 정해진 사실이 아닙니다. 해당 발명을 가지고 기술의 구성을 분석하고, 이미 출원되어 공개된 많은 선행문헌들과도 비교하여 적절하게 등록가능할 수 있는 권리범위를 사전에 탐색할 수 있어야 합니다. 이 과정에서 심사관이 지적할만한 다양한 거절이유에 대한 시물레이션과 대응책을 고민하게 되는 것입니다.
특허출원시에 무슨 이런 고민을 하느냐고 할 수도 있습니다. 특허심사를 받을 때, 상황이 발생하면 그때 검토하고 등록받기 위해 노력하면 되는 것 아니냐고 말입니다.
그러나, 일단 특허출원을 하고 나면, 특허출원된 나의 발명내용에 새롭게 추가하거나 변경하는 것이 법정요건에 의해 엄격하게 제한됩니다. 즉, 나의 발명이 심사를 받는 과정에서 심사관이 지적한 내용들에 대해 출원된 기술내용으로 반박할 수 없다면 꼼짝없이 거절을 받아들여야 할 수 도 있습니다.
그렇기 때문에, 특허출원은 단순히 발명을 있는 그대로 기재해서 특허등록을 위한 신청을 하는 것이 아니라, 우리 발명이 어떻게 하면 보다 등록이 가능할 수 있을까를 좀 더 고민하고 그 발명을 이리저리 검토하고 가공하고 분해하면서 최초의 발명보다 더 넓게 혹은 더 좁게 다양한 권리를 설계하여 특허심사를 위한 전략을 세우는 단계인 것입니다.
2. 특허청 심사관에 의한 발명의 심사
요즘 반도체나 이차전지 분야에 대한 특허청의 심사를 획기적으로 줄이기 위한 다양한 정책들이 뉴스에 연일 나옵니다. 또한, 금번 변리사 출신의 특허청장은 심사관의 심사품질을 향상하기 위한 집중심리 시간이나 심사관과 바로 연락이 닿지 않도록 하는 다양한 정책들을 펼치고 있습니다.
그럼에도, 특허출원의 심사는 1년 6개월 전후의 시간이 걸리는게 일반적입니다. 우선심사 제도를 이용할 수 있으나, 우선심사 사유에 해당하느냐와 추가적인 비용도 만만치 않을 수 있습니다. 물론 시간을 줄이는 효과로 본다면 큰 비용은 아니지만 말입니다.
특허출원은 해당 기술의 분류에 의해 각 심사과에 분배되게 됩니다. 특허출원의 특성상 당연히 대기업의 출원들은 일관성 있는 기술들로 다수 출원되는 경향이 있고, 중소기업이나 개인출원들은 보다 다양한 기술들이 출원되는 경향이 있습니다. 이렇게 각 기술마다 심사분과가 존재하므로, 각 심사분과에서 해당 출원을 심사하게 됩니다. 그래서 기술분야에 따라서 심사의 속도의 차이가 있을 수밖에 없습니다. 그래서 특허청에서는 이러한 특허출원에 대한 선행조사를 외주 선행조사기관에 의뢰하여 그 결과를 토대로 심사에 참고하기도 합니다. 이러한 외부의 선행조사기관에 대해서는 다양한 특허청 공무원의 관계등에 의해 2028년 까진 관련 선행기술조사기관 제도를 폐지하는 방향으로 가고 있는 것으로 보입니다.
이렇게 특허청에 특허등록을 위한 특허출원을 진행하게 되면, 특허출원된 순서대로 심사를 하는 것이 원칙입니다. 심사 가운데 우선심사 사건들이 많으면 조금 더 밀릴 수도 있습니다. 이 때 꼭 알아두어야 하는 것은 특허출원을 했다고 해서 당연히 심사대상에 포함되어 심사되는 것이 아니라는 것입니다. 특허출원에 대해 심사착수 기간을 출원인이 선택할 수 있습니다. 물론 특허출원 후 3년의 기간 안에서 해야 하는 것이지만, 특허출원시에 반드시 심사를 받겠다는 심사청구를 할 필요는 없습니다. 하지만, 특허출원 심사를 바로 받는 목적이라면 당연히 특허를 출원할 당시에 함께 심사청구를 하는 것이 바람직할 것입니다. 하루라도 빨리 나의 발명의 심사결과를 받기 위해서 말입니다.
심사관은 특허출원시 우리가 검토한 것과 같이 동일한 프로세스로 심사를 진행합니다. 즉, 선행기술을 조사하고, 우리 발명과의 유사성을 검토하고, 이러한 조사와 검토를 근거로 중간조사 결과를 출원인에게 통보하게 됩니다. 이렇게 특허심사의 중간조사의 결과가 통보되면, 이제 특허등록을 받기 위한 심사관과의 치열한 줄다리기가 시작되는 것입니다. 사실 심사관보다 출원인이 설득해야 하는 입장이니 더욱 노력을 해야 하겠지만 말입니다.
3. 의견제출통지서_일명 거절이유의 통지
특허출원 하고 1년 반이 지난 시점에 특허출원에 대한 중간심사결과가 통보되는 것이 일반적입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 우선심사를 이용한다거나 발명의 기술분야에 따른 시기적인 차이는 있지만 말입니다.
어떠한 발명이라도, 이러한 중간심사결과 없이 바로 등록되는 경우는 매우 드뭅니다. 만일 출원이후에 바로 등록결과를 받았다면 좋아해야 할 일이 아닙니다. 바로 등록되었다는 것은 그만큼 권리범위가 매우 좁다는 것의 반증이기도 합니다.
최초 특허를 출원할 때, 내가 한 발명에 비해 좀 더 넓은 권리로 심사를 하는 것이 바람직합니다. 심사관의 중간심사결과를 보고 어디까지 권리를 받을 수 있는지 조율하는 것이, 내 발명의 최대 권리범위를 얻는 비결입니다. 어차피 발명의 심사도 사람이 하는 것이기 때문에 완벽하지 않고, 그렇기에 중간 조율을 통해 보다 효과적인 권리 설계를 하는 것입니다.
심사관은 심사를 하는 것이 주된 일이고, 심사를 한다는 것은 심사받지 못할 이유들을 발견하고 이를 출원인에게 통지하는 것입니다. 아무리 열심히 심사를 하였다고 해도, 중간심사결과를 통보하는 의견제출통지서를 작성하지 않고 바로 등록이 된다면, 심사관은 아무 일도 하지 않은 것은 아니지만, 그렇게 보일 수도 있을 것 같습니다. 들리는 얘기에는 이러한 의견제출통시서의 발행은 어느 정도는 필수적으로 거쳐가는 절차라고 까지 이야기를 하니 말입니다.
앞서 말한 의견제출통지서가 바로 심사관에 의한 중간심사결과 통지입니다. 중간심사결과지만 사실 거절이유통지의 성격입니다. 내가 한 발명에 대해 특허등록이 어려운 이유를 쓴 서류를 보내면서 반대로 등록 받을 수 있는 이유를 출원인에게 설명하라는 것입니다. 특허등록에 객관성은 없습니다. 등록요건의 핵심인 '진보성'자체가 그런 주관적인 판단을 전제로 하고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 발명이 특허등록이 될 이유를 많이 가지고 있으면 있을수록, 심사관을 설득하기가 매우 용이해집니다. 물론 그 등록받아야 하는 이유는 특허출원시부터 발명을 기술하는 명세서 여기저기에 잘 만들어 놓아야 하는 것입니다. 전쟁에 나가면서 무기도 가지고 가지 않고 있다가, 적을 만나서 제대로 싸우지도 못하고 패한다면 정말 억울한 일일 것입니다.
4. 등록받기 위해 대법원 까지
특허출원을 통해 심사가 이루어지면 최초에 받는 것이 위와 같은 의견제출통지서입니다. 어찌 보면 특허청이라는 행정기관이 발행하는 하나의 처분의 성격입니다. 이렇게 말씀드리는 이유는 이러한 행정처분의 성격이 있으므로, 그 처분에 대해 당사자는 다툴 수 있다는 것입니다.
최초에 의견제출통지서를 받아 열심히 나의 발명에 대한 특허등록의 이유를 설명했음에도, 결국 받아들여지지 않는다면 특허출원은 거절결정이 됩니다. 물론, 최초 거절결정에 대해서는 심판으로 가기 전에 다시 한번 심사관에게 나의 발명에 대한 특허등록 이유를 제출할 수 있는 재심사 청구가 있습니다. 어찌 되었건 심사관과의 커뮤니케이션의 결과가 거절결정이라면 이제 이를 다툴 수 있는 방법은 상급 기관인 특허심판원에 해당 심사관의 거절결정의 처분이 잘못되었으니 취소해 달라고 불복하는 것입니다. 일반적인 소송으로 본다면 1심 격인 셈입니다. 1심이 있다는 것은 3 심제에 의해 2심도, 3심도 존재한다는 이야기입니다.
거절결정에 대한 불복심판으로 특허심판원의 심판관에 의해 심사관의 거절결정이 정당한 것인지 판단을 받게 됩니다. 특허청 조직이 심사관을 하고 나서 특허심판원의 심판관으로 승급을 하는 프로세스인데, 심사관이었던 사람이 심판관이라면 분야의 전문성은 보장될지 모르지만, 심사관이 결정을 번복하는 확률이 어떨까요? 법적으로는 물론 독립된 기관으로 그 판단 역시도 법원의 재판부와 같이 공정성을 담보하도록 독립기관으로의 법적장치는 존재합니다.
이렇게 1심 격인 거절결정불복심판을 통해서도 나의 발명이 거절결정이라는 처분이 유지된다면, 이제 2심 격인 고등법원인 특허법원에 항소할 수 있습니다. 사실 2심이라고 말씀드렸지만, 특허심판원과 특허법원은 완전히 분리된 곳입니다. 특허법원의 재판부와 특허심판원의 심판관은 사실 전혀 연결고리가 없으니 말입니다. 일반적인 경우라면 1심의 자료들이 2심으로 모두 이송되지만, 특허심판원에서 특허법원으로 가는 경우에는 모든 자료를 다시 제출하도록 하고 있습니다. 이는 행정기관과 사법기관의 차이에서 오는 차이일 것입니다.
그래서인지 특허법원이 어찌 보면 새롭게 나의 발명을 재정비하고 주장해서 특허등록을 입증할 수 있는 곳입니다. 기술에 대한 판단의 전문성이 있느냐의 문제는 있을 수 있지만, 그렇기에 오히려 편견 없이 기술을 설명하고 나의 발명에 대한 새로운 판단을 기대할 수 있습니다. 사실, 요즘은 특허심판원에서 심결한 심결이 특허법원에서 취소되는 경우에는 특허심판원에서도 이렇나 결과를 검토하고 있어, 일관적인 판단의 경향은 보이는 것 같습니다. 그렇다고 해도 특허법원에서 뒤집히는 경우가 그래도 특허심판원보다는 확률상 높은 것 같습니다.
대법원은 사실 법률심이므로 우리가 다투고자 하는 문제를 다툴 수 있는 곳은 아닙니다. 특허의 경우에는 기술을 다루다 보니 대부분이 사실에 관한 문제이므로, 대법원에 상고하더라도 대부분이 불속행 기각, 즉 본안판단을 받을 만한 사안이 아니라고 4개월 이내에 바로 기각받는 경우가 많기 때문입니다. 그래도 특허요건의 법률요건의 판단을 잘못한 이유로 상고를 할 수 있는 것은 물론입니다.
이렇게 특허출원을 하여 거절결정을 받아도, 3심 제도에 의해 대법원까지 우리는 다투고 등록을 쟁취할 수 있습니다. 그 만큼 특허등록을 위한 특허청의 처분이 가벼운 것이 아니라는 반증일 것입니다.
5. 소결
특허를 등록받기 위한 시간이 생각보다 길게 소요되는 것에 놀라는 사람도 많습니다.
그러나, 특허등록은 특허출원부터 이미 시작되고, 아니 좀 과하게 말하면 특허출원시에 결정된다고 까지 말할 수 있습니다. 어떤 무기를 가져갈지 어떻게 싸울지 결정하는 순간이기 때문입니다. 사소한 발명이라고 생각한 것들, 특허가 잘 안 될 거 같은 기술들이 사실은 상업적으로 성공가능성이 높아, 특허가 더욱 필요한 경우가 많습니다. 발명은 발명자가 하는 것이지만, 그것으로 특허등록이 결정되는 것이 아님을 생각한다면, 사업을 해나가는 데에도 특허출원 도전은 해볼 만한 것이지 않을까 생각해 봅니다.