특허나 상표 디자인 등에 대해 다양한 분쟁이 있을 때 과연 어떻게 대응해야 할까요?
한동안 특허소송의 소송대리에 대한 이슈가 많았습니다. 변호사냐 변리사냐의 문제가 아니라 지금 현재 특허를 작성하고 권리화를 직접 수행하고 있는 변리사를 통한 대응방법은 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.
1. 특허 침해의 감정
특허침해는 실질적으로 특허침해가 일어나서 분쟁이 발생하기 전에 더욱 많은 일들이 일어나는 게 일반적입니다.
특허를 침해해다는 이유로 경쟁 업체들이 민원을 제기하거나, 대기업들에게 납품업자들의 특허침해를 이유로 경고장을 보내는 경우 등 다양하게 발생합니다. 특허분쟁 자체는 결국은 심판원이나 법원의 판단을 받아야 하지만, 그것이 최종 확정되기 전까지의 시간 동안의 사업에 지대한 영향을 미치는 경우가 많습니다.
예를 들어, 건설업체의 경우에는 당장 건설을 시작하고 준공일정이 있는데, 해당 공법이 특허침해라고 민원이 들어오거나 타 경쟁업체의 이의제기가 있는 경우에는 당장의 소송등을 통해 분쟁을 해결하기 어려운 경우가 많습니다.
이런 경우, 특허침해가 맞는지, 추후 특허소송등에서 얼마나 유리한 법적지위를 가질 수 있는지 등 사전에 특허침해에 대한 감정을 의뢰하는 경우가 많습니다.
특허는 일반 법률과 달리, 기술이라는 사실문제와 특허권리 침해라는 법률적 문제를 함께 다루다 보니, 일반적인 볍률사건과 달리 어느 정도 객관적인 판단을 할 수밖에 없는 부분이 있습니다. 그리고 실제 기술적인 연결고리가 있다 보니, 감정서를 제출 시에 해당 기관이 납득할 수 있어야 하는 것도 당연할 것입니다.
이때, 변리사는 특허침해의 감정을 하게 됩니다. 통상 복수의 변리사들에게 감정서를 의뢰하여 제출하는 경우가 있습니다. 물론, 반대 상대방에서도 본인들의 의견이 고려된 감정서를 발부받을 수 있겠지만, 객관적으로 명확한 경우에는 감정서 만으로도 가늠이 가능합니다.
다툼의 여지가 많은 경우에는 감정서 의뢰 및 검토 시에 어느 정도 조언을 받을 수 있을 것입니다.
2. 특허 침해가 발견되어 내용증명을 통해 경고장 발송
특허침해가 발견된 경우, 나의 특허를 누군가가 무단으로 사용하고 있다는 것이 발견된 경우 어떻게 해야 할까요?
특허침해가 맞는지 확인하는게 우선인 것은 물론입니다. 침해가 확실시되는 경우에는 통상 내용증명을 통해 침해사실을 고지하고, 침해중지와 손해배상에 대한 협의를 요청합니다. 사실, 말이 협의지 경고장의 어조는 다소 강한 것이 일반적입니다. 그도 그럴 것이 특허침해의 경우 침해죄로 형사처벌도 가능한 것이므로, 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있습니다(특허법 제225조).
그러므로, 민형사상의 조치를 고려하고, 특히 형사상의 조치의 경우 침해자의 '고의'요건도 필요한 바, 사전에 특허침해의 경고에도 불구하고 계속적으로 특허침해행위가 지속된다면 형사고소 등의 법적조치를 함께 취할 수 있을 것입니다.
이렇게, 특허침해가 발생되는 경우, 먼저 관련 특허침해 사실을 고지하여 침해행위에 대한 사전 협의를 위한 통보를 하는 것입니다.
3. 특허침해소송이나 침해금지 가처분소송에서의 유력한 협력자
일반적으로 침해소송의 민사소송의 경우에는 소송대리권이 현재 변리사에게는 없습니다. 변리사법상 특허, 상표 디자인에 대한 소송대리권을 인정하는 명문의 규정이 있습니다만, 사회적 인식이 아직은 변호사의 소송대리에 더욱 익숙한 것 같기도 합니다. 아무튼 상호 간의 이해충돌 범위는 일단 제외하겠습니다.
그러므로, 침해소송이나 침해금지를 위한 가처분 소송에서 단독으로 소송대리를 할 수 없지만, 결국에 해당 법리의 판단에는 변리사의 의견이 지대한 영향을 미치는 것이 사실입니다. 실제 변호사의 수임비용은 변리사를 함께 영입하여 소송을 진행하는 비용이 책정되는 경우도 많이 있습니다.
물론, 반대로 변리사가 변호사를 선택하여 소송을 적극적으로 이끌어 가는 경우도 많습니다. 특허침해의 상황을 발견하고 판단하는 첫 단추가 바로 변리사로부터 시작되기 때문입니다.
예를 들면, 이전에 특허침해관련된 형사사건에서는 변리사를 증인으로 채택하여 소송을 진행하는 경우도 있었습니다. 물론 상대방에서도 이를 반박할 증인으로 변리사가 채택이 된 경우입니다.
소송대리권을 떠나, 실질적인 분쟁에서 특허권리를 만드는 실무경험이 많은 변리사의 참여가 중요한 것입니다.
4. 각종 심판을 통한 소송대리인
변리사는 소송대리권이 없으나, 실제로 특허등록이라는 행정처분에 대한 행정심판격인 무효심판, 특허권리의 침해여부를 확인하기 위한 권리범위확인심판 등의 행정심판을 단독으로 대리할 수 있습니다.
이러한 행정심판을 통해 심결이 나고, 해당 심결에 불복하여 2심격인 특허법원에서의 소송은 고등법원의 소송이지만 변리사에게도 단독의 소송대리권이 인정됩니다. 특허법원에서의 소송은 일반 고등법원의 민사소송과는 사뭇 다릅니다.
특히나, 특허같이 기술적인 사안의 경우 재판부의 기술이해를 위해 사건의 진술을 15분 정도의 PT발표를 통해 이루어지는 게 원칙이기 때문입니다. 자연스럽게 변론기일이 잡히면 1시간은 훌쩍 넘어가는 경우가 비일비재합니다.
5. 결론
특허기술은 아주 간단하고 쉬운 기술부터 반도체나 센서 이차전지에 이르는 고도의 기술까지 넓게 포진되어 있습니다. 인공지능과 새롭게 등장하는 다양한 카테고리의 기술들은 이제 기계냐 전자냐로 구분할 수 도 없게 되었습니다. 기술이라는 사실문제를 해결하지 않고서는 이후 권리에 대한 법률적인 판단은 엄두도 내지 못하는 게 현실입니다. 그래서, 특허 실무를 하면서 수많은 새로운 기술들을 접하고, 분석하고, 권리화하는 경험들을 가진 변리사의 사실적인 판단을 통한 법리적인 분석과 판단은 결코 단순히 특허법을 아는 것으로 커버되는 것이 아닐 것입니다.