발명자가 최초로 발명을 하고, 이 발명을 특허로 출원하여 최종적으로 심사를 통과하게 되면 특허등록이 됩니다.
발명자가 최초로 발명했던 사실을 기초로 특허를 출원하고 심사를 받는 것은 맞지만, 내가 특허등록을 받았을 때, 발명자가 생각하는 최초의 발명과 반드시 일치하는지는 또 다른 문제입니다.
특허등록 이후에는 특허받은 기술이라고 말하지만, 엄밀히 말하면 기술에 대한 법적권리가 어디까지인지가 핵심입니다.
즉, 내가 특허받은 기술을 다른 사람이 그대로 사용함에도 내가 손을 쓸 수 없는 경우가 발생될 수 있는 경우가 생긴다는 것입니다. 어떤 경우가 그러한지, 어떻게 내가 발명한 발명의 도용을 막을 수 있을지 살펴봅니다.
1. 특허출원을 할 때, 심사받을 발명이 특정된다_특허 명세서의 작성
특허출원을 위해 발명에 대한 상담을 하게 됩니다. 발명의 구체적인 내용을 상담하거나, 본인의 기술내용을 상세하게 작성하여 이를 토대로 명세서가 작성됩니다. 명세서는 특허출원을 통해 심사를 받는 기술적인 특징이나 범위를 문자적인 표현으로 작성하게 되는 문서입니다. 명세서에서는 이러한 문자적인 표현방식을 보조하기 위해 도면이나 그래프, 혹은 표등을 첨부하여 설명하게 됩니다.
특허명세서에 작성된 범위 내에서만 심사를 하게 되고, 이후에 보정을 하더라도 바로 이 명세서의 작성범위 내에서만 한정하여 할 수 있으므로, 최초 발명을 하여 특허출원의 준비 단계에서의 명세서 작성은 매우 중요합니다. 이후에 부족한 부분을 임의로 추가작성하는 것은 보정의 범위상 쉽지 않기 때문입니다. 그러므로, 발명을 특허출원 하기 전단계에서 작성되는 명세서는 특허심사를 받고, 특허권리화를 명확하게 주장하는 문서로써, 이 부분을 소홀이 검토하여 지나치는 경우에는 결국 내가 발명한 발명이 아닌 엉뚱한 기술을 심사받게 되거나, 등록되더라도 내가 생각한 기술의 보호를 받지 못하는 경우가 발생할 수 있는 것입니다.
명세서는 특허출원시에 위와 같은 심사받아 등록될 기술의 범위와 기술의 구체적인 내용을 작성하는 것이므로, 일반적인 발명을 설명하는 내용과 표현과는 사뭇 다르고 어색한 부분이 많을 수 있습니다. 그렇지만, 발명자와 대리인은 이러한 부분의 원활한 소통을 통해 가장 최적화된 명세서를 작성하여 출원하는 것이, 궁극적으로는 특허등록을 위한 전략적인 준비라고 할 수 있습니다.
2. 특허출원하여 심사받는 것은, 내 기술로 만든 권리에 대한 것이다_특허 청구범위
앞에서 말씀드렸듯이, 내가 한 발명을 특허청에 심사받기 위해서는 소정의 양식인 명세서의 포맷에 맞추어 발명의 내용을 기재하게 되어 있습니다. 명세서는 내부에도 다양한 단락으로 나누어지는데, 가장 중요한 부분이 [청구항] 부분과 [발명을 실시하기 위한 구체적인 내용] 부분일 것입니다.
그중에서도 [청구항] 부분에 기재된 기술의 구조나 기능, 기타 기술의 특징이 특허청에서 심사를 받기 위해 청구하는 부분이라고 보면 됩니다. 또한, 이 부분이 등록된 경우에 타인이 나의 특허발명을 실시하여 침해를 하고 있는지 여부를 판단할 때의 판단 기준인 권리범위를 정하는 기재이기도 합니다.
특허는 발명자가 발명해낸 기술적인 사상을 문서, 즉 글로써 표현하게 함으로써 이후에 해당 표현된 기술의 사상을 토대로 타인의 권리침해나 특허권의 권리범위를 특정하게 됩니다. 그러므로, 명세서 내용 중에서도 [청구항] 부분의 내용은 나의 기술을 권리화하고 심사받기 위해 가장 전략적으로 접근해야 하는 부분입니다. 전략적이라는 것은 단순한 사실을 그대로 기재하는 것이 반드시 맞다고 할 수 없다는 이야기와 같습니다. 즉, 발명의 구체적인 내용을 토대로 등록받기 위해, 아니면 보다 넓은 범위의 권리를 획득하기 위한 특허청의 심사관과의 치열한 전쟁을 위한 출원인, 발명자의 무기와도 같은 것입니다.
3. 특허등록만이 능사는 아니다_권리범위의 축소
특허는 발명자가 발명한 내용을 위와 같이 명세서에 기재하고, 명세서에서 청구항의 기재를 통해 발명자가 심사를 받기 위한 내용을 특정하게 됩니다. 특허출원이 심사를 받는 과정에서 특허의 청구항의 내용은 보정을 통해 바뀔 수 있습니다. 일반적인 실무를 고려해 보면, 거의 90% 이상이 특허출원들은 그 광협의 범위만 다를 뿐, 심사과정에서 최소한 1번의 보정절차를 거치는 것이 일반적입니다.
이는, 최초 발명을 출원할 때부터, 발명을 사실 그대로 작성하기 보다는, 최대한 넓은 범위의 권리범위를 확보하기 위해 청구항을 작성하다 보면, 가장 넓은 범위의 청구항은 그만큼 거절될 확률도 높아지기 때문입니다. 이런 경우에는 최초 발명내용과 심사관이 제시한 출원전에 이미 공개된 기술내용들을 검토하여 적절한 권리범위의 조정이 필요할 때가 있습니다.
예를 들어, 프라이팬의 손잡이 부분의 기술과, 프라이팬 팬 부분의 기술의 두 가지 기술을 개발했다고 해보겠습니다. 당연히 발명자가 발명한 제품을 보명 손잡이 부분과 팬 부분에 모두 발명내용이 반영된 제품일 것입니다. 만일 이 제품을 그대로 사실적인 관점에서 명세서의 청구항을 작성한다면 어떻게 될까요?
누군가 프라이팬의 손잡이나 팬 부분 중 어느 하나만 사용한다면 발명자의 특허권리를 침해했다고 주장하기 어려운 경우가 발생한다는 것입니다. 왜냐하면 특허권리침해의 원칙상, 특허권리의 모든 구성요소를 실시해야 하기 때문입니다.
그렇기 때문에, 이러한 발명의 명세서를 작성하기 위해서는, 각 개별기술만을 독자적으로 권리화하고, 두 기술요소가 함께 결합된 모습도 권리청구를 함으로써, 심사를 통해 가장 넓은 범위의 권리를 조율할 수 있어야 합니다. 이 과정에서 손잡이 부분이나 팬 부분의 독립된 각 기술이 모두 등록받거나, 손잡이 부분과 팬 부분을 결합한 전체 기술만으로 등록이 가능할 수 있습니다. 심사에 따른 보정내용에 따라 최종 특허받은 권리의 범위가 달라지게 되는 것입니다. 당연히 보호받을 기술도 달라질 수밖에 없습니다.
4. 내가 개발한 기술의 다각적인 보호의 방법_부정경쟁방지법의 전략적 이용
실제로 많은 분들이 기술을 개발하여 특허를 출원합니다. 단순히 우리가 생각하는 연구원이나 대단히 특별한 사람만이 굉장하고 복잡한 기술로 특허를 받는 경우도 있지만, 중소기업이나 개인사업을 위해 우리가 흔히 알고 있는 제품들을 개량하고 변형함으로써 특허출원을 하는 경우도 상당히 많습니다.
특허를 받는 것은, 그저 특허권을 갖기 위해서일 수도 있지만, 특허가 적용된 제품의 판매를 하기 위함인 경우도 많습니다. 이 경우에 '특허받은 제품'이라는 홍보와 함께 경쟁업체의 모방을 막을 수 있게 됩니다.
그렇다면, 특허를 받지 못한 경우, 최종 특허등록이 거절됨으로써 내가 개발한 제품의 기술적 특징이 특허되지 못한 경우는 어떨까요? 이제 누구나 이 기술을 모방하고 카피해도 된다는 의미일까요?
모든 개량된 기술들이 특허로 보호될 수는 없는 게 현실입니다. 그러나, 그 제품이 기술적인 진보성이 인정되지 않았더라도, 상업적인 기획을 통해 수요자들에게 어필하여 인지도가 높은 제품이라면, 부정경쟁방지법(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한법률)을 통해 이러한 경우 모방한 업체에 대한 부정경쟁행위의 금지와 손해배상을 청구할 수 있을 것입니다.