과거에 의장법이라는 용어를 쓰고, 의장등록이라는 용어를 쓰던 시절과 달리, 최근에 디자인호보법으로 그 이름이 바뀌면서 더욱 디자인보호법이 보호하는 '디자인'이 어떤 것인지 궁금해하는 경우가 있습니다. 과연 내가 창작한 '디자인'을 등록받을 수 있는지 말입니다. 세상의 모든 창작한 '디자인'은 디자인보호법으로 혹은 저작권법으로 혹은 그 어느 것에도 해당되지 않아 또 다른 법적근거가 필요한 경우가 있습니다.
그럼, 디자인보호법으로 보호받을 수 있고, 우리가 말하는 등록디자인을 받기 위해서는 어떤 창작물을 출원하여야 할까요?
1. 디자인등록이 가능한 '디자인'이란?
디자인보호법 제2조에서는 '디자인'이란 물품(물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다)의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 말한다고 규정하고 있습니다.
즉, 물품이어야 하는 것입니다. 물품의 디자인이라고 말하면, 일반적으로 우리가 만드는 일반적인 '제품' 혹은 '물건'의 디자인이라고 이해할 수 있을 것입니다. 다시 말하면, 창작적인 '로고'나 도안 그 자체는 디자인보호법상의 '디자인'이라고 볼 수 없는 경우라고 할 수 있어, 그 창작물을 보호할 수 있느냐의 여부는 별개로, 디자인호보법상의 등록을 받을 수 있는 디자인에는 해당하지 않습니다.
디자인보호법의 등록 가능한 디자인의 대상은 해외의 입법례와 비교해볼 때,. 다소 제한된 부분이 있긴 합니다. 특히나 저작권과의 권리와의 중첩을 피하기 위해 디자인으로 보호되지 않는 영역도 존재합니다. 그러나, 이러한 부분도 최근의 해외입법례나 실질적인 디자인의 보호를 위해 다양한 형태의 개정안을 검토하고 진행 중에 있습니다.
2. 디자인등록의 절차와 디자인 등록의 이점
등록받고자 하는 디자인을 도면을 통해 출원서를 작성하여 특허청에 제출하면, 특허청은 이러한 제출된 도면을 기초로 등록받기 위한 심사를 진행하게 됩니다.
디자인을 등록받기 위해서는 디자인보호법에서 규정하고 있는 소정의 등록요건을 만족해야 합니다. 일반적으로 이해하기 쉬운 부분이 디자인보호법 제33조 제1항의 규정으로, 디자인등록출원 전에 이미 공지되거나 공연히 실시된 디자인이거나, 반포된 간행물이나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인, 또는 이러한 공지된 디자인에 유사한 디자인은 등록이 불허됩니다. 즉, 새로운 디자인이어야 한다는 것입니다. 신규성 이라고도 합니다.
여기에, 단순히 동일하거나 유사한 법위를 넘어 디자인보호법 제33조 제2항에서는 이러한 공지된 디자인을 기초로 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 그 등록을 불허하고 있습니다. 간단하게 말하면, 누구나 변형이나 간단한 노력으로 쉽게 만들어낼 수 있는 디자인에 대해서는 등록을 불허하겠다는 취지입니다. 이 부분은 아무래도 특허청의 심사관에 의한 주관적인 판단이 개입될 수밖에 없습니다. 그러므로, 이러한 심사과정에서의 출원인의 대응도 중요한 등록방법의 요소입니다.
그렇게 심사관의 심사를 잘 통과하게 되면, 최종 등록에 이르게 됩니다. 등록된 디자인은 등록 이후에 등록된 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 실시하는 자에게 침해금지를 청구할 수 있습니다. 디자인권을 매매할 수도 있고, 디자인권에 근거한 실시권을 제3자에게 허여하여 라이선스피(license fee)를 받을 수도 있습니다.
3. 디자인등록을 위한 전략과 방법
디자인등록을 위해서는 디자인 등록을 받기 위한 심사절차에서 심사관을 설득하는 과정이 필요합니다.
물론, 프리패스로 바로 등록이 되면 좋지만, 대부분의 경우는 적어도 한번 이상은 특허청으로부터 거절이유통지를 받습니다. 공식적인 서류명칭은 '의견제출통지서'이지만, 실무적으로는 거절이유통지라고 하면 이해가 빠릅니다.
즉, 심사관의 심사결과 거절을 받을 이유를 발견했고, 이러한 이유에 대한 출원인의 의견을 듣고자 하는 내용의 서류입니다. 심사관은 그 이유가 합당하다고 인정될 때, 해당 디자인출원에 대해 등록결정을 해 주게 됩니다.
다양한 거절이유가 존재하므로, 특허청으로부터 이러한 서류를 받게 되는 경우, '아! 거절이 되었구나"라고 절차를 종료하면 안 됩니다. 거절이유가 대부분 나오는 만큼, 간단하게 극복하는 거절이유도 디자인의 경우에는 많기 때문입니다. 또한, 거절이유는 단순히 거절을 통지받는다는 생각보다는, 내 디자인을 심사받는 과정에서 심사관과의 의사소통의 수단이라고 생각하는 것이 오히려 맞는 표현이라고 생각됩니다. 그러한 소통과정에서 내 디자인을 어필하고 적극적으로 디자인의 특징을 주장하여 최종 등록결정을 받게 되는 것입니다.
4. 디자인으로 등록되지 않는 경우 디자인의 보호방법
디자인등록은 100%가 되지는 않습니다. 등록될만한 디자인은 되고, 안될만한 디자인은 안된다는 말이 반드시 맞는 말은 아니지만, 등록이 될 수 없는 경우도 있게 마련입니다. 실제 등록률이 몇 프로다 하는 식의 광고문구에는 그 퍼센티지에 안 되는 디자인을 되게 한 디자인이 얼마나 들어있는지가 중요할 것입니다. 그래야 능력 있는 어필일 테니까요.
아무튼, 디자인보호법의 울타리에서 보호받을 수 있는 디자인도 분명 있는 것이니, 그렇다면 내 디자인은 어떠한 법적보호도 받지 못하는 것일까요?
반드시 그렇지는 않습니다.
디자인 등록의 거절이류를 면밀히 검토했을 때, 만일 이미 나와있는 공지의 디자인과 완전하게 동일한(데드카피) 경우가 아니라면 한번쯤 생각해 볼 수 있습니다. 위에서 언급한 창작성 위배의 경우는, 어디까지나 동일하거나 유사하지 않지만, 공지디자인으로부터 쉽게 창작이 가능하다는 어느 정도의 주관적인 판단도 들어 있는 것이므로, 나의 창작한 제품디자인은 그 수요자에게만큼은 다른 제품들과 차별화된 인지도를 가질 수도 있는 것이니까요.
이런 경우라면, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 제품 디자인을 보호할 수 있는 방안을 강구할 수 있습니다. 물론, 제품과 별개로 창작된 그림이나 모양등은 저작권에 의한 보호여부도 고려해 볼 수 있을 것입니다.